AZIONI DI NULLITÀ e DECADENZA MARCHI: una grande novità nel settore dell’IP
A breve entrerà in vigore la procedura amministrativa di nullità/decadenza di marchi registrati davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e marchi (UIBM).

La data esatta non è ancora stata comunicata ma certamente ciò dovrà avvenire entro il 14 gennaio 2023, termine perentorio fissato dalla Direttiva UE 2015/2436.

Si verrà, quindi, a creare un doppio binario: l’azione legale, fino a ora unica soluzione adottabile in Italia per contestare la nullità o decadenza di un marchio (soluzione che continuerà a essere utilizzabile), sarà affiancata da azioni amministrative molto più rapide ed economiche, al pari di ciò che già accade da anni a livello europeo.

Potranno essere oggetto di un’azione di nullità i segni:  

• privi di carattere distintivo (art. 13, comma 1 lett. a) e b), comma 2 e 3, CPI);  

• illeciti (articolo 14, comma 1 lett. a) e b), CPI);

• esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia in cui l’Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle DOP ed IG, delle menzioni tradizionali per vini, delle specialità tradizionali garantite, delle denominazioni di varietà vegetali (art. 14, comma 1, lett. c bis, c ter, c quater, c quinquies CPI);

• identici o simili a un marchio già da altri registrato per prodotti/servizi identici o affini se a causa della identità/somiglianza tra i segni e della identità/affinità tra i prodotti/servizi possa determinarsi un rischio di confusione che può anche consistere in un rischio di associazione (Art. 12, comma 1, lett. c) e d) CPI);

• identici o simili a un marchio già da altri registrato per prodotti/servizi identici o affini o non affini, quando il marchio anteriore goda di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza o recherebbe pregiudizio agli stessi (art. 12, comma 1, lett. e CPI);  

• identici o simili a un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi (art. 12, comma 1 lett. f CPI).

 

 L’azione di nullità non potrà essere basata su di un marchio di fatto o altro segno usato nella normale prassi commerciale o su altri diritti anteriori quali per esempio, ma non solo, diritto al nome all’immagine, diritto d’autore. 

 Anche la mala fede non potrà essere rivendicata in un’azione di nullità in sede amministrativa. 

Nell’azione di decadenza potranno, invece, essere eccepite: 

• la volgarizzazione (art. 13, comma 4 CPI); 

• la sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, comma 2 lett. a) CPI); 

• il non uso (art. 24 CPI).

Procedura 

Il procedimento sarà piuttosto semplice e comunque simile a quello già attivo in sede europea presso l’EUIPO.  

A seguito del deposito della domanda, da effettuarsi preferibilmente in via telematica, ci sarà un esame procedurale al quale farà seguito un contradditorio tra le parti con il deposito delle proprie argomentazioni che, esaminate dall’Ufficio, porteranno a una decisione con possibilità di impugnazione presso la Commissione dei Ricorsi nei due mesi successivi.

In totale, il procedimento dovrebbe durare non più di 24 mesi, fatti salvi eventuali periodi di sospensione che potranno essere richiesti in qualsiasi momento su istanza congiunta delle parti. 

Già da questi brevi accenni si comprende la portata dell’introduzione di questa procedura.

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